Выход российского бренда на зарубежный рынок: как защитить товарный знак и интеллектуальные права

Выход на зарубежные рынки — естественный этап развития бизнеса. Компания расширяет географию продаж, ищет новых партнеров и покупателей, запускает рекламу и начинает использовать привычный бренд в другой стране. Однако с юридической точки зрения международная экспансия должна начинаться не с поиска дистрибьютора и заключения договора, а с проверки интеллектуальных прав.

Российская регистрация товарного знака не действует автоматически за пределами России. Более того, в другой стране аналогичный бренд уже может принадлежать третьему лицу. Поэтому ситуация, когда компания много лет использует и защищает свой бренд в России, но не может беспрепятственно использовать его за рубежом, вполне реальна.

Разберемся, какие юридические вопросы необходимо решить до выхода российского бренда на новый рынок.

Регистрация товарного знака в России не защищает бренд за рубежом

Товарный знак охраняется территориально. Если обозначение зарегистрировано в Роспатенте, исключительное право на него распространяется на территорию Российской Федерации.

Для получения правовой охраны в другой стране необходимо использовать предусмотренный ее законодательством механизм регистрации — национальный либо международный.

Это принципиально отличает товарные знаки от авторских произведений, для которых действует международная система автоматической охраны в странах-участниках Бернской конвенции 1886 года.

Поэтому перед выходом на рынок Казахстана, Армении, Белорусси, Узбекистана, Китая или другой страны необходимо проверить, кому принадлежит соответствующий товарный знак на этой территории и возможно ли зарегистрировать собственное обозначение.

Почему поиск по товарному знаку нужно проводить до выхода на рынок

На первый взгляд может показаться, что если компания уже несколько лет использует известный бренд, проблем с его регистрацией в другой стране возникнуть не должно.

Однако во многих юрисдикциях большое значение имеет принцип First-to-File — преимущество получает лицо, которое первым подало заявку на регистрацию товарного знака.

Это означает, что известность бренда в России сама по себе не гарантирует возможность его беспрепятственного использования в другой стране.

Известный пример — спор Apple с китайской компанией Proview Technology. До официального выхода iPad на китайский рынок права на соответствующее обозначение в Китае принадлежали Proview. В 2012 году стороны урегулировали спор: Apple выплатила китайской компании 60 млн долларов за права на товарный знак iPad в Китае.

Для бизнеса этот пример показывает главное: даже международно известный бренд может столкнуться с чужой регистрацией в конкретной стране.

Поэтому до начала продаж необходимо провести поиск по национальным и международным реестрам товарных знаков.

Что делать, если товарный знак уже зарегистрирован другим лицом

Если в целевой стране обнаружена регистрация сходного или тождественного обозначения, это еще не означает, что выход на рынок невозможен.

Необходимо установить:

·     на какие товары и услуги зарегистрирован знак;

·     когда была подана заявка;

·     кто является правообладателем;

·     используется ли товарный знак фактически;

·     имеются ли основания для оспаривания регистрации;

·     является ли регистрация добросовестной;

·     существуют ли основания для прекращения правовой охраны.

В некоторых юрисдикциях законодательство предусматривает возможность прекращения охраны неиспользуемого товарного знака. В других случаях могут иметь значение обстоятельства недобросовестной регистрации, наличие более ранних прав или известность обозначения.

Поэтому подобные ситуации требуют отдельного анализа законодательства конкретной страны.

Авторское право: регистрация не всегда нужна

Помимо товарного знака, бренд может включать объекты, охраняемые авторским правом: логотипы, изображения персонажей, фотографии, рекламные ролики, дизайн упаковки, тексты и другие произведения.

В отличие от товарного знака, авторское право в большинстве случаев возникает автоматически — с момента создания произведения и его выражения в объективной форме.

Бернская конвенция устанавливает принцип, согласно которому осуществление авторских прав не должно зависеть от соблюдения формальностей. По состоянию на 2026 год участниками Конвенции являются 182 государства.

Однако автоматическая охрана не означает, что правообладателю никогда не придется подтверждать свои права.

Если возникает спор, необходимо доказать, кто создал произведение и кому принадлежат исключительные права.

Поэтому компаниям следует заранее оформлять отношения с дизайнерами, фотографами, иллюстраторами, разработчиками и другими авторами.

Особое значение имеют:

·     договоры об отчуждении исключительного права;

·     лицензионные договоры;

·     договоры с подрядчиками;

·     служебные задания;

·     акты приема-передачи;

·     исходные файлы;

·     документы, подтверждающие дату создания произведения.

В некоторых странах также существует возможность добровольной регистрации или депонирования произведений. Такая процедура обычно не является условием возникновения авторского права, но может облегчить доказывание в случае спора.

Конвенционный приоритет: шесть месяцев для международной регистрации

При международной экспансии важно не только подать заявку на товарный знак, но и правильно определить сроки.

Парижская конвенция предусматривает для товарных знаков шестимесячный срок конвенционного приоритета.

Если заявитель сначала подал заявку в одной стране — участнице Конвенции, в течение шести месяцев он может подать заявки в других странах — участницах, заявив приоритет первой заявки.

Практически это позволяет компании сначала подать заявку на ключевом рынке, а затем в течение шести месяцев определить окончательный перечень зарубежных стран, сохранив возможность ссылаться на дату первой заявки.

Но рассчитывать на такой механизм как на замену своевременной регистрации не стоит: если компания уже знает, в каких странах будет работать, откладывать подачу заявок нецелесообразно.

Как зарегистрировать товарный знак в нескольких странах?

В зависимости от географии бизнеса можно использовать несколько механизмов.

Национальная регистрация

Компания подает отдельную заявку в ведомство каждой страны.

Такой вариант позволяет учитывать особенности законодательства конкретной юрисдикции, но при расширении географии увеличивается количество заявок и процедур.

Мадридская система

Мадридская система международной регистрации товарных знаков позволяет централизованно подать международную заявку и указать интересующие страны.

При этом международная регистрация не означает автоматического предоставления охраны во всех выбранных государствах. Каждое национальное ведомство рассматривает заявку в соответствии со своим законодательством.

Поэтому предварительный поиск товарного знака остается необходимым.

Особенности для бизнеса в ЕАЭС

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, предусматривающий создание региональной системы регистрации товарных знаков в странах ЕАЭС через единую заявку, был подписан 3 февраля 2020 года и вступил в силу 26 апреля 2021 года. Однако до настоящего времени система не запущена, в связи с чем для предоставления правовой охраны в указанных странах необходимо осуществить регистрацию в национальных реестрах или прибегнуть к регистрации через мадридскую систему.

При выборе способа регистрации необходимо оценивать конкретную бизнес-задачу, перечень стран и товаров, а также актуальную процедуру получения охраны.

Как защититься от регистрации бренда иностранным партнером?

Отдельный риск связан с иностранными дистрибьюторами и другими партнерами.

Например, российская компания передает партнеру право продавать продукцию под своим брендом, предоставляет ему рекламные материалы и фактически поручает развитие бренда на территории другой страны.

Если товарный знак там не зарегистрирован, партнер потенциально получает возможность самостоятельно подать заявку на аналогичное обозначение.

Чтобы минимизировать этот риск, в договоры с иностранными партнерами следует включать специальные положения об интеллектуальной собственности.

В частности, договор может предусматривать запрет:

·     регистрировать товарные знаки правообладателя;

·     регистрировать сходные обозначения;

·     регистрировать доменные имена с использованием бренда;

·     создавать аккаунты от имени бренда без согласия правообладателя;

·     передавать права на соответствующие объекты третьим лицам.

Также можно предусмотреть обязанность партнера передать правообладателю права на объекты, зарегистрированные с нарушением договорных обязательств, и установить ответственность за такие действия.

Однако договорные ограничения — дополнительная мера защиты. Основным способом предотвращения риска остается регистрация товарного знака непосредственно на правообладателя.

Что проверить перед выходом на зарубежный рынок

До начала международной экспансии рекомендуется пройти несколько этапов:

1. Определить целевые страны.

2. Провести поиск товарных знаков.

3. Проверить возможность регистрации собственного обозначения.

4. Определить перечень товаров и услуг.

5. Проверить права на логотипы, изображения, персонажей и другой контент.

6. Оформить отношения с авторами и подрядчиками.

7. Выбрать национальную или международную процедуру регистрации.

8. Проверить договоры с иностранными партнерами.

9. Зарегистрировать доменные имена и при необходимости иные цифровые активы.

10. Только после этого масштабировать продажи и рекламное продвижение.

Главное правило международной экспансии

Выход на зарубежный рынок — это не только коммерческий проект, но и проект по защите интеллектуальной собственности.

Если компания сначала выходит на рынок, а потом начинает выяснять, кому принадлежит товарный знак, она может столкнуться с необходимостью менять бренд, выкупать права у третьего лица или оспаривать чужую регистрацию.

Поэтому оптимальная стратегия выглядит иначе: сначала проверить и защитить бренд, затем выходить на рынок.