Знать об этом будет полезно каждой из сторон такого потенциального конфликта. Правообладателю может быть важно знать, как заявить и обосновать компенсацию и на какую сумму можно рассчитывать. Ответчику, то есть тому, кто использовал товарный знак без согласия, важно понимать, как минимизировать риски. А еще стоит понимать общие правила всем, чтобы не стать ответчиком по такому делу, потому что иногда нарушения происходят случайно или по незнанию. Обо всем этом и пойдет речь дальше.

В чем может состоять нарушение

Этот раздел будет полезен тем, кто никогда не сталкивался со спорами по товарным знакам. Если же вы уже давно в теме, то пролистайте до следующего, там будет полезная для вас информация.

Каждый товарный знак регистрируется в отношении определенных товаров и услуг. Никто не может использовать зарегистрированный товарный знак в отношении именно тех товаров и услуг, в отношении которых он был зарегистрирован, или связанных с ними. Иными словами, если товарный знак “Лютик” зарегистрирован только в отношении одежды, то в отношении продуктов питания использовать обозначение можно.

Если немного углубиться, можно заметить, что все товары и услуги сгруппированы в 45 классов МКТУ. Если указано, что товарный знак зарегистрирован в отношении 25 класса МКТУ, это означает, что он зарегистрирован в отношении одежды. При этом охрана распространяется не только на те товары и услуги, которые прямо указаны в реестре, но и на похожие, связанные товары и услуги. Они называются однородными. Например, мойка автомобилей и их заправка относятся к однородным услугам.

Второй важный аспект связан с другим термином: сходство. Если зарегистрирован товарный знак “Лютик”, то в отношении однородных товаров и услуг нельзя использовать не только именно это обозначение, но и похожие на него. Существует целая методология определения сходства, но можно ориентироваться на то, как обозначения звучат, выглядят и какой смысл в них заложен. Если есть совпадение хотя бы по одному критерию, то есть риск, что обозначения являются сходными.

Что это все значит на практике:

1. Если у вас есть подозрение, что кто-то нарушает ваше право на товарный знак, то необходимо определить, является ли обозначение сходным и используется ли оно в отношении однородных товаров или услуг (то есть является ли обозначение похожим и используется ли в отношении тех видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован товарный знак);

2. Если к вам пришла претензия о нарушении права на товарный знак, то необходимо найти товарный знак в реестре роспатента по номеру и внимательно изучить, в отношении каких товаров и услуг он зарегистрирован. Вы можете утверждать, что обозначения не похожи, или что товары и услуги неоднородны. 

3. Если вы запускаете любой продукт, товар, услугу и у вас нет такого товарного знака, очень важно как минимум по открытым данным проверить наличие сходного товарного знака в отношении такого вида деятельности.

Важно обратить внимание на то, что если вы представитель организации или ИП, то для вас действует правило “незнание не освобождает от ответственности”. Это немножко грустно, но это то, что суды называют “предпринимательский риск”. Это означает, что если вы нарушили чье-то право на товарный знак, то вы не можете ссылаться на то, что это произошло случайно и вы не знали о том, что такой товарный знак вообще существует. Законодательство предполагает, что вы будете бдительны и все проверите. 

Если нарушение все-таки есть, то компенсация может рассчитываться двумя способами:

1. От 10 тысяч по 5 млн по усмотрению суда. Да, разброс большой. Многое будет зависеть от того, было ли совершено нарушений в первый раз, сколько оно длилось и т.д. При таком способе расчета правообладатель товарного знака решает, насколько большую компенсацию он хочет, а суд может уменьшить сумму или удовлетворить требования.

2. В двукратном размере незаконно маркированных товаров. Это опасный вариант, потому что в таком случае сумма компенсации может быть больше 5 млн. Также может быть расчет в двукратном объеме стоимости лицензии, которую предоставляет правообладатель товарного знака иным лицам. 

Способ выбирает истец, то есть правообладатель товарного знака. В конце этого материала мы приведем статистику размера компенсации по каждому из вариантов, а пока остановимся на том, какие обстоятельства могут увеличить или уменьшить сумму.

Что важно знать правообладателю товарного знака

Если вы нашли нарушение и планируете инициировать судебный спор, мы рекомендуем не пропускать первый этап работы: оценку ваших рисков.

Что важно оценить:

1. Используете ли вы товарный знак. Если нет, то есть риск его аннулирования;

2. Не начал ли оппонент использовать обозначение значительно раньше момента, когда вы подали заявку на регистрацию товарного знака?

3. Нет ли у ответчика сходного товарного знака?

4. Не находится ли оппонент в стадии ликвидации или в процессе банкротства? Нет ли какой-либо информации, которая косвенно свидетельствует о его платежеспособности?

5. Не сотрудничали ли вы с оппонентом ранее?

В случае наличия любого из рисков, важно привлечь юриста до направления претензии.

В качестве второго этапа стоит подготовить доказательства. Можно направить адвокатский запрос об объеме реализации товаров, маркированных вашим товарным знаком, сделать контрольную закупку или осмотр сайта. В отношении некоторых видов продукции можно запросить информацию у уполномоченного органа (алкоголь, мясная продукция, товары, ввезенные в РФ из других стран и т.д.)

Что может способствовать увеличению компенсации:

1. Вероятные имущественные потери правообладателя. Например, если ответчик продает большие объемы товара. Или к вам несколько раз обращались клиенты, которые путали вас с оппонентом;

2. Длительность нарушения. Чем больше оно длится, тем больше компенсация.

3. Неоднократный характер нарушения. Или продолжение нарушения после направления претензии.

4. Степень известности вашего товарного знака и наличие отличной деловой репутации;

5. Являлось ли использование вашего товарного знака существенной частью бизнеса ответчика.

Что важно знать ответчику

На самом деле, ответчику важно понимать те же обстоятельства, что важны для правообладателя, но посмотреть на них немного с другой стороны.

Например, для правообладателя перед началом спора важно оценить риски. А вот для ответчика при получении претензии стоит обратить внимание, а нельзя ли оспорить или аннулировать товарный знак? 

Факторы, которые способствуют уменьшению компенсации также одинаковые. На практике для снижения компенсации лучше всего работают следующие аргументы:

1. Ответчик является ИП или небольшим бизнесом. Или есть иные проблемы с финансами, например, взыскание компенсации поставит ответчика на грань банкротства;

2. Ответчик совершил нарушение в первый раз, а как получил претензию, сразу ответил и устранил нарушение;

3. У Ответчика есть другие направления бизнеса, кроме использования спорного товарного знака;

4. Ответчик реализовал совсем небольшую партию товара, маркированного чужим товарным знаком. Или совсем недавно разместил похожее обозначение на сайте или в социальных сетях.

На самом деле, нюансов гораздо больше. При получении претензии стоит сразу же привлечь юриста по интеллектуальной собственности, потому что иногда компенсацию можно снизить довольно существенно и даже до минимальной суммы.

Выводы из анализа судебной практики

Помните, мы говорили о том, что существует два способа расчета компенсации? Мы просмотрели 800 судебных дел за период 01.01.2021 – 01.06.2023.

Статистика сумм компенсации:

1. По первому способу расчета, в произвольном размере по усмотрению правообладателя, в среднем суды взыскивают 284 950 тысяч рублей. Важно обратить внимание, что это средние цифры, а также есть дела и с минимальной суммой 10 тысяч рублей, и с максимальной в 5 млн рублей. В 7% случаев компенсация составила от 500 тысяч рублей. В 55% случаев компенсация составила до 50 тысяч рублей.

2. По второму способу расчета, в двукратном размере стоимости незаконно маркированных товаров или цене лицензии, средний размер компенсации составляет 1 749 674 рублей. В 8% дел компенсация составила более 5 млн рублей. В 38% дел компенсация составила до 100 тысяч рублей.

Практические советы:

1. Если вы запускаете новый товар или продукт, стоит проверить, не нарушаете ли вы право на товарный знак иного лица. Чем больше ваш бизнес и объем товаров, чем больше срок использования, тем больше рисков и больше потенциальная сумма компенсации.

2. Если вы получили претензию и понимаете, что действительно использовали похожее обозначение в отношении однородных товаров и услуг, стоит оперативно ответить на претензию, устранить нарушение. Также желательно до ответа связаться с юристом, он поможет договориться миром или уменьшить компенсацию.

3. Если вы правообладатель товарного знака и ваше право было нарушено, вы можете в судебном порядке требовать взыскания компенсации. В таком случае важно собрать как можно больше обстоятельств, которые увеличивают потенциальный размер компенсации. Если у вас есть доказательства объема продаж оппонентом товаров, маркированных вашим товарным знаком, или у вас есть лицензионный договор, то вы можете использовать второй способ расчета компенсации. 

4. В отдельных случаях компенсация может быть довольно крупной, даже более 5 млн рублей. Поэтому к этому вопросу стоит относиться серьезно.

Недавно мы проводили онлайн-встречу по этой теме, ее можно посмотреть на нашем YouTube канале по ссылке.

Также мы сейчас финализируем исследование на основании большого количества судебной практики по вопросам взыскания компенсации. Оно будет опубликовано в сентябре. Чтобы не пропустить его, рекомендуем подписаться на наш телеграм канал о защите IP - IP Universus.

–

Екатерина Попонина,

патентный поверенный 2161, 

старший юрист направления IP Litigation 

юридической компании Versus.legal